Патентный троллинг на рынке медицинских изделий и как с ним бороться

Сергей Олексин
Сергей Олексин
Адвокат Pavlenko Legal Group

Само патентное вымогательство возникло в странах с развитой правовой защитой объектов интеллектуальной собственности. В наше время в США существуют целые троллинговые компании, которые занимаются скупкой патентов в доходных отраслях производства. При этом такие компании сами ничего не производят, а содержат штат юристов, которые занимаются регулярной подачей исков к производителям с целью получения денег или продажи имеющихся патентов.Украина в значительной степени отличается от других стран, что нашло свое отражение и в патентном троллинге, который носит в нашей стране менее цивилизованный характер.

Патентные вымогатели не занимаются скупкой нормальных патентов, а пользуются несовершенством действующего законодательства и регистрируют патенты на объекты, которые не подлежат защите в силу отсутствия в них новизны. Так, в реестре промышленных образцов можно выявить патенты на флаконы для инъекционных растворов различной конфигурации, а также отдельные патенты на резиновые пробки для закупоривания таких флаконов. Хотя для всех производителей медицинских изделий ясно, что такие промышленные образцы не имеют абсолютно никакой новизны, поскольку известны еще со времен Советского Союза. Изучив реестр полезных моделей, можно отыскать патент на полезную модель «ампула» или, что также весьма интересно, патент на полезную модель «шприц одноразовый для инъекций лекарственных препаратов». Хотя, как известно, пластиковый шприц однократного применения изобрел и запатентовал фармацевт из Новой Зеландии Колин Мердок в 1956 г.!

 

Патентный троллинг — специфический вид вымогательства, при котором вымогатель («патентный тролль») имеет зарегистрированные права интеллектуальной собственности, но при этом не использует их в собственном производстве, поскольку сам ничего не производит. Патентный тролль отслеживает рынок и как только находит изделие, которое подходит по параметрам под зарегистрированный объект интеллектуальной собственности, начинает вымогать деньги у реального производителя под угрозой запрета на производство его изделий.

Возникает логичный вопрос, каким же образом украинское патентное ведомство допускает выдачу таких явно неправильных патентов. Причиной такой абсурдной ситуации является несовершенство украинского законодательства, которое регулирует выдачу патентов на промышленные образцы и полезные модели. Так, в отличие от изобретений, которые проходят два вида экспертизы — формальную и квалификационную, промышленные образцы и полезные модели проходят только формальную экспертизу.

Во время формальной экспертизы сотрудники ГП «Укрпатент» устанавливают дату подачи заявки, ее соответствие формальным требованиям, наличие документа об оплате сбора за подачу заявки и проверяют, относится ли объект к патентованным. Но именно во время квалификационной экспертизы должна проходить проверка промышленных образцов и полезных моделей на наличие такого условия патентопригодности, как новизна. То есть именно из-за отсутствия квалификационной экспертизы и выдаче патентов на промышленные образцы и полезные модели, которые не являются новыми, патентные тролли получают инструмент для вымогательства.

В отличие от развитых стран, в Украине патентные тролли не обращаются в суды с целью запретить реальным производителям или импортерам выпускать или ввозить продукцию. Это обусловлено тем, что в ответ на иск патентного тролля производитель или импортер может подать встречный иск о признании патента, выданного вымогателю, недействительным. При этом результат рассмотрения такого встречного иска абсолютно прогнозируемый всеми сторонами.

Исходя из вышеизложенного, патентные вымогатели действуют путем внесения патентов на промышленные образцы и полезные модели в таможенный реестр. Как результат — у таможенных органов возникает обязанность задерживать изделия, которые ввозятся в Украину и могут нарушать права интеллектуальной собственности, внесенные в таможенный реестр. После задержания таможенные органы, как предусмотрено законом, уведомляют обладателя прав интеллектуальной собственности, в нашем случае — патентного вымогателя.

При этом патентный тролль имеет 20 дней для обращения в суд с иском к импортеру о запрете ввоза изделий. Если патентный вымогатель не успеет подать иск, то товар будет растаможен. Зачастую патентные тролли являются весьма подготовленными и успевают обратиться в суд. Естественно, жертва патентного вымогательства может обратиться с иском о признании патента недействительным, но такие споры требуют проведения судебной экспертизы, что может значительно затянуть срок рассмотрения. Следует отметить, что в такой ситуации товар фактически останется заблокированным на таможне на период рассмотрения дела в суде.

До внесения изменений в законодательство, которые будут защищать импортеров от патентного вымогательства, бизнесу остается полагаться лишь на собственные силы. Чтобы не попасть в описанную выше ситуацию, производителям медицинских изделий рекомендуется самим получить патенты на объекты интеллектуальной собственности и таким образом опередить потенциальных патентных троллей.
Но даже такие действия не всегда могут быть гарантией спокойствия. В случае импорта сложных медицинских изделий, патент на которые будет у настоящего производителя, патентные тролли могут атаковать отдельные части изделия. Такими объектами патентования в автомобильной сфере стали карданный и коленчатый валы, которые имеются во всех автомобилях. Тем поставщикам, которые готовятся к ввозу новых для них изделий, следует рекомендовать изучить таможенный реестр на предмет наличия в нем патентов, которые потенциально могут блокировать такую поставку и стать инструментом патентного вымогательства. Поставщикам, которые занимаются регулярными поставками, также не помешает один или два раза в месяц заниматься мониторингом таможенного реестра на предмет выявления в нем троллинговых патентов.

В случае, если вышеупомянутые действия не спасли поставщика медицинских изделий и уже сложилась патовая ситуация, когда товар стоит на таможне, а патентный вымогатель подал иск, в рамках которого получил запрет на ввоз товара в Украину, то не copy breitling следует впадать в отчаяние. Во-первых, следует помнить, что судебный запрет может быть обжалован в судебном порядке. Отмена апелляционным либо кассационным судом запрета может позволить ввозить изделия в Украину в период судебного разбирательства. Важной является также борьба в суде за формулировку судебного запрета, который не будет препятствовать возврату товара назад поставщику.

Если все же поставщик оказался в ситуации, когда товар заблокирован на таможне и его нельзя даже вернуть отправителю, а в будущем просматривается перспектива длительного и изнурительного судебного процесса, то допустимо будет рассмотреть вариант уплаты разового отступного вымогателю. Но такая выплата не обязательно должна быть полной капитуляцией, поскольку после разблокировки товара ничто не будет мешать поставщику оспорить патент, который был инструментом вымогательства. Хорошая подготовка поставщика к судебному процессу без лишнего беспокойства о дальнейшей судьбе заблокированного товара позволит ускорить его и в результате поставить вымогателя на место.

Тем, кого обстоятельства заставили договариваться с патентными троллями, следует рекомендовать получить не разовое разрешение на ввоз медицинских изделий, а заключить лицензионный договор, который позволит в будущем регулярно ввозить товар. Это обезопасит поставщика от возможного увеличения размера отступного. Но в любом случае необходимо понимать, что субъект, который один раз уже поддался на требования патентных троллей, может привлечь и других патентных вымогателей.
Хочется подчеркнуть, что цель патентных троллей — быстрая нажива, но если все поставщики не поддадутся на вымогательство, а будут оспаривать троллинговые патенты, то это может довольно быстро отбить охоту заниматься таким видом вымогательства.

Сергей Олексин,
адвокат Pavlenko Legal Group.